La casa farmaceutica statunitense Merck Sharp & Dohme (MSD) ha vinto la causa intentata nel 2014 contro Sandoz accusata di utilizzare due dei suoi farmaci innovativi in una pubblicità per i farmaci generici in cui questi ultimi sono stati promossi come identici all’originale e il messaggio trasmesso è che il generico ha gli stessi attributi del prodotto di riferimento e, quindi, utilizza l’immagine di quest’ultimo per raggiungere più facilmente e rapidamente i consumatori e fidelizzarli. Come riportato dalla sentenza, il giudice condanna Sandoz per un “atto di violazione” del diritto dei marchi della Comunità e della Spagna. Pertanto, Sandoz deve risarcire con 45,918 euro la MSD.
La sentenza della Corte dei Marchi dell’Unione Europea, la prima riguardante la Spagna, datata giugno, afferma che entrambi i generici Montelukast Sandoz e Mometasone Sandoz utilizzano in pubblicità con un carattere puramente promozionale i marchi dei medicinali di riferimento, Singulair (asma) e Nasonex (per trattare le reazioni allergiche), soggetti a prescrizione, indicandoli come identici alle pillole originali costituisce una violazione alle leggi sul marchio e concorrenza sleale.
Per quanto riguarda la pubblicità del farmaco “Montelukast Sandoz”, la Corte ha affermato che il fatto che riproduca la forma e i colori delle pasticche del farmaco ‘Singulair’, senza che sia assolutamente necessario, lungi dal limitarsi a trasmettere la bioequivalenza e la sostituibilità dei farmaci, trasmette al generico gli stessi attributi del successo che ha il prodotto di riferimento e, quindi, utilizza l’immagine di quest’ultimo per raggiungere più facilmente e rapidamente i consumatori e ottenere la loro fidelizzazione . Secondo il giudice, quanto sopra può solo essere descritto come un caso di copiatura o pubblicità parassitaria e deve essere considerato come ingiusto. Questo tipo di pubblicità significa che l’inserzionista cerca di abbinare la propria offerta alla qualità del concorrente, per usare il suo prestigio.
Sandoz usa l’espressione ‘sostituibile’ associata ad un falso attributo
Il giudice ha anche concluso che la pubblicità “Mometasone Sandoz”, in cui si sostiene che “Sandoz vende Mometasone Sandoz, bioequivalente a Nasonex MSD e sostituibile in farmacia” non è vero perché si tratta di un farmaco ibrido così come risulta dalle regole di autorizzazione sanitaria e dai test praticati, può non essere bioequivalente al farmaco originale e quindi non è possibile la sostituzione fra loro.
Così, Sandoz usa l’espressione ‘sostituibili’ associata con un attributo falso, come la bioequivalenza. Di conseguenza, la Corte ha motivato che la pubblicità risulta sleale nella misura in cui include un messaggio falso, vale a dire, per il solo scopo di attribuire al generico le qualità innovative del farmaco originale in modo che il destinatario associ che i due sono equivalenti e che gli effetti sulla salute sono uguali, come se usasse il primo.
Dettagli sul giudizio contro la pubblicità sleale di Sandoz
Il giudizio inizia con una sintesi esaustiva degli argomenti delle parti e la storia procedurale. In particolare, per quanto riguarda la pubblicità di Montelukast Sandoz, la Corte riassume le conclusioni raggiunte nella risoluzione della Sesta Sezione della Giuria di AUTOCONTROLLO dell’8 maggio 2014, che ha parzialmente accolto la domanda di MSD e che è stata confermata interamente dalla Giuria plenaria nella sua risoluzione del 25 giugno del 2014.
Poi, in relazione all’azione di violazione del marchio proposto dalla MSD, la Corte conclude che l’uso di marchi di proprietà di MSD condotto da Sandoz costituisce un uso del marchio atto a minare la funzione della pubblicità e gli investimenti del marchio originale, e non un mero uso descrittivo. In particolare, il giudizio evidenzia che la necessità di indicare il marchio del farmaco di riferimento non è prescritto dalle norme che disciplinano l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci e che in Spagna governa la prescrizione per principio attivo e che in ogni caso l’indicazione del marchio del medicinale di riferimento non offre informazioni in più rispetto alla sostanza attiva in questione perché il marchio non include la composizione del farmaco, forma di dosaggio, ecc.
Fermo restando quanto sopra, la Corte rileva che la sentenza non può rimuovere la regola generale che il titolare del marchio ha il diritto di vietare il riferimento al farmaco innovativo nella pubblicità, ma applicabile solo caso per caso, ai casi in cui il marchio è utilizzato al di fuori del carattere meramente pubblicitario (a scopo non descrittivo o informativo) ma è in grado di copiare le funzioni inerenti al marchio originale.
Premesso quanto detto sopra, e dando per accreditata la reputazione dei marchi ‘Singulair’ e ‘Nasonex’, la Corte conclude che l’uso di marchi MSD nella pubblicità Sandoz è riprovevole dal punto di vista della protezione dei marchi noti e considera l’azione di violazione del marchio in base alle seguenti ragioni: non si riconoscno i segni identificativi di Sandoz che utilizza gli stessi marchi ed il nome di proprietà di MSD; c’è un identità applicativa che utilizza e identifica i farmaci per il trattamento di asma e rinite; e marcatamente l’uso specifico dei nomi di proprietà di MSD obbedisce ad un obiettivo puramente parassitario perseguito dal trasferimento a farmaci generici dell’immagine di qualità o gli attributi dei farmaci originali, senza incorrere nei costi di ricerca e sviluppo di MSD, per ottenere così una penetrazione più rapida e semplice di questi sul mercato.
In particolare, in relazione alla pubblicità di ‘Montelukast Sandoz’, la Corte ha motivato che il riferimento al farmaco originale innovativo è inutile perché il target dei professionisti della pubblicità -i sanitari – identificano lo stesso con la menzione del principio attivo. Si rileva inoltre che tale riferimento è ridondante, non fornisce alcuna informazione sulla composizione, forma di dosaggio o via di somministrazione del farmaco. Quindi conclude che l’espressione “il generico con la qualità dell’originale” non può che essere interpretata solo con intenti parassitaria della pubblicità. Infine, si ritiene che il fatto di indicare con lettere di piccole dimensioni la titolarità di un altro marchio e le caratteristiche tecniche del farmaco, e non nella parte principale della pubblicità in sé, è anche indicativo degli intenti parassitari perseguito da Sandoz.
